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涉外商標保護之商標檢索的意義和現狀

發布時間:2018-02-02
  •   作者:杜燕霞

      在國外進行商標注冊,是否需要提前進行檢索呢?不少企業有這樣的困惑。首先,檢索的成本太高,國外律師的檢索費和提交一件注冊申請的代理費差不多。其次,對于公司的核心商標而言,哪怕檢索出在先商標,也必須申請,從而認為商標檢索的意義不大。于是,不少企業選擇了直接提交注冊申請,等待官方的審查結果。既然如此,那么商標檢索是否真的有必要呢?

      在討論檢索的意義前,我們首先要明確下什么是商標檢索。商標檢索,通常也稱為商標查詢,是指在商標注冊申請前,對商標注冊和使用進行的可行性的評估。有過商標注冊經歷的企業都明白,商標是有門檻的,需要滿足顯著性、區分性(足以與其他在先商標區分開來,排除致使在來源混淆的可能性)等要求,因此在選擇某個標識作為商標之前,需要對其是否滿足商標基本要求、能否注冊成功、可否投放市場進行評估。這一評估過程,便是本文旨在討論的商標檢索。

      既然商標檢索是評估商標注冊和使用的可行性的,那么商標檢索結果揭示的,就是商標注冊和使用的風險,即商標注冊不能的風險和使用不能的風險。字面來講,注冊不能的風險是指商標存在駁回風險、異議風險等,可能致使商標無法成功注冊。使用不能的風險是指,商標無法投入使用,或者一旦使用則存在侵犯他人合法權利的風險。在法律上,由于不同國家對商標注冊要件進行了不同的規定,因此注冊風險在不同國家體現出不同特征。例如,在中國、日本、韓國等有在先權利審查的國家,審查員有權引證在先商標來駁回在后申請,那么商標注冊風險既可能來自商標顯著性問題,又可能存在在先注冊/申請商標的障礙。而在歐盟以及歐盟多數成員國內,由于審查員不會依職權進行在先權利審查,因此若商標通過絕對理由審查后,公告期內無人異議的,則商標可以核準注冊。因此,在這些國家中,注冊風險來自于商標的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會提出異議,則與該企業市場經營情況、商標使用現狀、以及商標保護策略密切相關。整體而言,由于不少商標是防御注冊的,或者并未投入使用的,因此商標異議的可能性是遠低于審查員駁回的可能性的。同樣的,使用風險也因為各國不同法律制度的不同而有較大差異。例如,美國、加拿大等商標權源于使用的國家,哪怕使用注冊商標,也可能會侵犯他人未注冊的、因在先使用而產生的商標權。由于各國商標法律制度直接決定了商標注冊和使用的風險,那么這種風險評估就需要結合著各國商標法律制度來進行,商標檢索的對象和范圍是有所差異的。換句話說,不同法律制度下,商標風險的來源是不同的。因此,用國內標準,或者同一標準去判斷商標的風險,顯然是不合理的。

      風險管理是企業管理非常重要的課題,那么企業是否可以承受商標不進行檢索的風險呢?我們需要看看不進行商標檢索而帶來的后果。首先,商標注冊不能的不利后果是企業投入了時間和費用,但最終未能成功注冊商標。由于這些基本上是經濟上的指標,而不同企業的在經濟上的承受力是不同的,因此很難得出一個確定的結論。其次,使用不能的不利后果是商標雖得以注冊,但不能使用,或者一旦使用即侵犯他人權利。商標侵權責任中,除了停止使用外,還有消除影響,賠償損失等。無論對于各種規模的企業而言,這種后果都是不容忽視的。因為除了經濟損失外,還將破壞企業經過長期努力、精心積累的商譽。

      雖然,不同企業對于風險承受能力有較大的差異,但從企業經營決策角度而言,每件商標的選擇、設計、啟用都是資源投入,也是創意者寶貴的勞動成果,商標順利注冊是企業有序經營的有力保障。此外,避免侵權、避免資源閑置和浪費,也是企業良好經營的訴求。因此,對于企業而言,申請前進行商標檢索的必要性不言而喻。

      其實,商標檢索,除了可以排查注冊不能和使用不能的風險外,還有一些很重要、但卻常被忽視的作用。例如,商標檢索報告可以證明在后商標注冊人的主觀善意,因為檢索可以證明其對他人的在先商標盡到了必要的注意義務,特別是在沒有相對理由審查的國家中,此意義尤為重要。此外,商標檢索可以使得申請人在盡早獲得注冊/使用障礙后獲得解決問題的先機。部分國家的審查周期非常長,例如巴西、委內瑞拉等國家,若申請后2-3年才發現有在先商標,那么還將花費更長的時間來清除權利障礙。同時,值得注意的是,這些在先商標可能已經經過了可以爭議的時間限制。

      事實上,越來越多的企業重視起商標檢索。根據筆者經歷,企業進行商標檢索的比例在逐年提升。以筆者公司代理的案件來看,2015年查詢比例是11.3%,2016年為12.5%,2017年已經提升至15%。商標注冊前進行檢索,已成為一種趨勢。

      既然商標檢索的意義重大,那么是否有辦法有效降低檢索成本呢?商標檢索成本分為兩部分,一部分是數據庫的費用,另一部分是律師或代理人提供法律意見的費用。就前者而言,目前不少國家和國際性組織正在致力于此。例如,世界知識產權組織國際局開發的http://www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產權組織的https://www.tmdn.org/tmview/welcome,他們旨在通過匯總各國數據庫來提供“一站式”查詢服務。這些數據庫都是免費開放的,因此數據庫的成本已經逐漸在降低。另一方面,隨著競爭壓力,各國代理律師和代理人的服務費用也在逐步的壓縮,提供專業但收費合理的法律服務成為一種必然。

      商標檢索的重要性在日益凸顯,相信越來越多的中國企業會使用這種利器,為民族品牌的振興之路鋪平道路。

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